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分案申请中的若干问题探析

发布日期:2012/11/24

  在一件专利申请未结案之前,申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。在目前的专利实践中,申请人可以根据审查员不具有单一性的审查意见提出分案申请,也可以主动提出分案申请。那么申请人在什么情况下需要主动提出分案申请,主动提出分案申请有什么好处?本文拟围绕这两个问题对分案申请中的若干问题进行探讨。

 

  根据专利法实施细则第四十二条的规定,一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以提出分案申请。分案申请不得改变原申请的类别。

 

  根据审查指南的规定,申请人可以在收到专利局对原申请发出的授权通知书之日起的两个月期限届满之前的任何时间提出分案申请,需要注意的是,即使申请人在两个月期限届满之前提前办理了办登手续,仍可根据上述规定在办登之后、两个月期限届满之前提出分案申请。对于审查期间视撤的申请,需要在办理恢复权利手续之后才能提出分案申请。对于被驳回的申请,自申请人收到驳回决定的三个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请。复审及后续的行政诉讼期间,申请人也可提出分案申请。

 

  在最近的一次审查指南的修改中,对提出分案申请的时机进行了限制。申请人不再能够基于一件分案申请主动提出另外一件分案申请,即分案申请不可再有分案申请。一件原始申请的所有分案申请只能基于该原始的申请提出,即再次主动提出分案申请的递交时间必须满足原始申请未结案的条件。但是如果审查员在审查意见中指出分案申请仍有不符合单一性的缺陷,则申请人可以按照审查意见再次基于分案申请提出分案,而不受上述规定限制。

 

  对于分案申请的内容,根据专利法实施细则四十三条的规定,分案申请不得超出原始公开的范围。审查指南规定,分案申请与原申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明。

 

  如上文所述,分案申请一般有两种情况。一种情况是审查员在审查意见通知书中指出了各权利要求之间不具有单一性,申请人为了保护从原申请中删除的技术方案而被动提出分案申请。另一种情况是在原申请未结案之前,申请人主动提出的分案申请。对于被动提出的分案申请,申请人只需将原申请中不具有单一性的权利要求放入分案申请中即可,这种分案申请是常规意义上的分案申请,由于分案申请的权利要求书已经存在于原申请中,因此这种分案申请一般不会有超范围的问题。对于申请人主动提出的分案申请,往往需要为分案申请撰写新的权利要求书,这样就可能会造成分案申请超范围。因此如何撰写分案申请的权利要求书值得探讨。另外,申请人通过主动提出分案申请往往可以为申请人带来其他方面的好处,因此如何巧妙利用分案申请为申请人争取最大的利益也是代理人需要思考的。


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