加拿大联邦法院最近解决了显示在外国互联网站上的商标在加拿大使用这一棘手问题。
在假日房屋租赁网站HomeAway.com诉赫尔德利奇卡(Hrdlicka)个人的案例中,申请者成功地删除了被告已在加拿大注册的注册商标VRBO。申请者即HomeAway.com网站和其前身(“HomeAway”)均为美国特拉华州的企业,它们诉称其在加拿大使用的VRBO商标与著名的在线假日房屋租赁服务相关联。VRBO商标展示在位于美国的HomeAway公司网站上,一些加拿大房产也被标注在该网站上。
在2009年9月2日,赫尔德利奇卡本人申请在加拿大注册VRBO商标,最终成功注册。HomeAway试图删除赫尔德利奇卡的注册,理由是赫尔德利奇卡不是有权注册VRBO商标的人,而且在法院着手审理删除注册一案时VRBO商标也不具有任何赫尔德利奇卡特色。
HomeAway能否成功攻击赫尔德利奇卡的注册取决于HomeAway是否在加拿大将VRBO商标使用在假日房屋租赁服务上。《商标法案》第4章规定如果商标被使用于提供服务的过程中或展示于服务的广告中,该商标则被视为与服务关联“使用”。律法已增加了一条额外要求,即当广告是“使用”的唯一 模式时,服务也必须在加拿大履行。
法院认为HomeAway在加拿大使用与假日房屋租赁服务相关联的VRBO商标的日期早于赫尔德利奇卡在加拿大于2009年9月2日提交VRBO申请的日期。休斯(Hughes)法官认为在申请日之前,HomeAway就“向加拿大人做广告以及与加拿大人签订合同来在VRBO网站上展示房屋信息,并已在其网站上展示了加拿大房屋信息。网站向加拿大人以及其他国家访问该网站的人展示了VRBO商标”。因此,休斯法官确信在申请日之前“HomeAway在其网站上通过宣传和使用的方式使用与假日房屋租赁服务相关联的VRBO商标。”他还发现VRBO商标为HomeAway的特色。
相反,赫尔德利奇卡在2012年11月前就没有使用过该商标。
在考量商标使用问题时,法院回顾了大量有关加拿大版权法适用于电子信息或电子传送领域的裁决。休斯法官总结称,在加拿大之外在网站上输入和存储上述电脑信息的事实并不意味着VRBO商标没有在加拿大使用。
休斯说:“本人认为,不论信息源自或存储在哪,出现在加拿大电脑屏幕网站上的商标都构成《商标法案》所述的在加拿大使用和广告宣传。”
这是一个宽泛的阐述,似乎并未过多参照所涉服务必须在加拿大履行或可在加拿大履行这一立法和普通法原则。在案件中,加拿大人能获取HomeAway的房屋租赁服务,因此裁决符合上述原则。但是,未来诉讼当事人,特别是在涉及互联网网站的纠纷中,能否在更广泛的命题上依赖法院此次的阐述,仍然有待观察。如果在电脑屏幕网站显示商标构成在加拿大“使用”商标且附加服务,那么位于它国的基于网站的企业在加拿大注册商标或对使用或申请注册混淆性相似商标的人提起法律诉讼或商标异议会变得更加方便。类似地,那些认为自己并未在加拿大提供服务的公司也会在加拿大成为侵权诉讼的目标,原因只是它们的网站在加拿大被浏览。
这一案例对商标所有者的另一提示是:使用商标是在加拿大获取和维护商标权的基础。一旦商标得以注册,如果商标在注册前没有适当使用或之后没有适当使用,注册都可能丢失。